Uncle Sam streckt seinen Arm auch nach ausländischen Markeninhabern aus
Friedrich Winkelmann, ein deutscher Staatsangehöriger, hatte in den USA eine Marke angemeldet unter Beanspruchung der Priorität, also des Datums seiner deutschen Erstanmeldung (gemäss Section 44 (e) des Lanham Acts). Diese Anmeldung wurde von der Honda Motor Co. in einem Widerspruchsverfahren angegriffen. Honda machte unter anderem geltend, dass es Winkelmann am erforderlichen bona fide intent to use, also an einer ehrlichen Absicht, seine Marke in den USA auch zu benutzen, fehle. Das Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) sah dies ebenso wie Honda und löschte die Marke von Winkelmann.
Obwohl das TTAB zum Schluss kam, dass diese wichtige Frage an sich nicht in einem summarischen Verfahren zu beantworten wäre, und auch betonte, dass es keine spezifischen gesetzlichen Anforderungen an die Dokumentation der Benutzungsabsicht gebe, wurde der Antrag behandelt und die Benutzungsabsicht letztlich verneint.
Winkelmann hatte bei den Befragungen im sogenannten Discovery Verfahren zugegeben, dass er weder aktuelle Geschäftsaktivitäten in den USA habe, noch für die Zukunft über einen Business Plan oder eine Geschäftsstrategie für die USA verfüge. Aus seinem Internetauftritt wurde nebst seiner auf Europa beschränkten aktuellen Geschäftstätigkeit zusätzlich ersichtlich, dass die Marke auch dort bisher noch nicht für alle von der US-Markenanmeldung beanspruchten Produkte benutzt wurde. Entsprechend sprach das TTAB dem Anmelder die ernsthafte Benutzungsabsicht ab.
Auch wenn dieser Entscheid die Rechtslage noch nicht abschliessend klärt, scheint sich die Ansicht durchzusetzen, dass die Anforderungen für die möglichen Markenanmeldungen, die eine Benutzungsabsicht verlangen, dieselben sind. Die USA kennen fünf mögliche Anspruchsgrundlagen für eine Markenanmeldung: (1) use in commerce gemäss Section 1 (a) Lanham Act, (2) bona fide intent to use gemäss Section 1 (b) Lanham Act, (3) Prioritätsanmeldung gemäss Section 44 (d) Lanham Act, (4) Prioritätseintragung gemäss Section 44 (e) Lanham Act und (5) die internationale Anmeldung via das Madrider System gemäss Section 66 (a) Lanham Act. Ausser bei der Anmeldung gestützt auf use in commerce beinhalten die gesetzlichen Bestimmungen für alle übrigen Anmeldungen das Element des bona fide intent to use, also einer ehrlichen Benutzungsabsicht. Entsprechend sind die Anforderungen an diese Benutzungsabsicht für alle Anmeldungen zu berücksichtigen.
Das bedeutet, dass der Anmelder bei Markenanmeldungen in den USA über eine gewisse Dokumentation seiner Benutzungsabsicht verfügen muss. Zwar dürften keine detaillierten Businesspläne verlangt werden, aber die Benutzungsabsicht muss auch tatsächlich dokumentiert werden. Zusätzlich bestätigt der Entscheid des TTAB, dass die Produktverzeichnisse für US-Markenanmeldungen eng gefasst und nur Produkte beansprucht werden sollten, für welche die Marke in den USA auch wirklich gebraucht werden soll. Insbesondere bei IR-Anmeldungen ist daher zu überlegen, ob nicht für die USA ein eingeschränktes Produktverzeichnis verwendet werden soll.