Die THOMSON LIFE-Entscheidung des EuGH: Das Ende der Markenschmarotzerei oder der Todesstoss für mehrgliedrige Wortmarken?
Im Juli 2002 erhob die Medion AG gestützt auf ihre ältere Wortmarke LIFE, welche unter anderem Schutz für Geräte der Unterhaltungselektronik beansprucht, Klage gegen die Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (eine Gesellschaft des weltweit tätigen Unterhaltungselektronikkonzerns Thomson) auf Unterlassung der Benutzung des Zeichens THOMSON LIFE zur Bezeichnung bestimmter Geräte der Unterhaltungselektronik. Das Landgericht Düsseldorf wies die Klage ab, da es der Ansicht war, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Gegen das erstinstanzliche Urteil berief sich die Klägerin an das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf. Das OLG Düsseldorf ergriff die Gelegenheit, die vom deutschen Bundesgerichtshof (BGH) entwickelte, in der Praxis aber nicht unumstrittene Prägetheorie einer Untersuchung zu unterziehen, indem es das Verfahren aussetzte und den Europäischen Gerichtshof (EuGH) anrief.
Abgeklärt werden sollte die Vorfrage, ob eine Verwechslungsgefahr dadurch ausgeräumt werden kann, indem einer älteren Marke eine Unternehmensbezeichnung eines Dritten vorangestellt wird. Die Klärung dieser Frage war sehr wichtig, da die Usurpation von Drittmarken mit Voranstellen der eigenen Firma geradezu in Mode geraten ist.
Nach der bisherigen Rechtsprechung des BGH hätte diese Frage bejaht werden müssen. Im Rahmen der vom BGH entwickelten Prägetheorie müssten die fraglichen Zeichen in ihrer Gesamtheit gegenüber gestellt und geprüft werden, ob der übereinstimmende Teil das zusammengesetzte Zeichen derart prägt, dass die anderen Bestandteile für den Gesamteindruck in den Hintergrund treten. Für eine Verwechslungsgefahr reicht es nach der Theorie des BGH nicht aus, dass der übereinstimmende Bestandteil den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmt, und es spielt auch keine Rolle, ob die übernommene Marke im zusammengesetzten Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält. Trotz dieser an sich klaren Regel, war die bisherige Rechtsprechung des BGH uneinheitlich, da der BGH stark einzelfallbezogen und dabei insbesondere branchenabhängig entschied.
Der EuGH kam zum Schluss, dass vor dem Hintergrund, wonach die beiden Zeichen identische Produkte beanspruchten, durch die Voranstellung der Unternehmensbezeichnung THOMSON die Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen LIFE und THOMSON LIFE nicht ausgeräumt würde, da LIFE eine selbstständig kennzeichnende Stellung behalte.
Neu an dieser Entscheidung des EuGH ist die Begründung, wonach die Feststellung von Verwechslungsgefahr nicht von der Voraussetzung abhängig gemacht werden darf, dass der Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens von dem Teil des Zeichens dominiert wird, der der älteren, angeblich usurpierten Marke entspricht (= Prägetheorie). Der EuGH kritisierte an der deutschen Prägetheorie, dass Inhaber der älteren Marke des durch Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie verliehenen ausschließlichen Rechts "beraubt" würden, wenn diese Marke in dem zusammengesetzten Zeichen eine zwar nicht dominierende, aber immerhin selbstständig kennzeichnende Stellung behielte.
Dieser Grundsatz ermöglicht den nationalen Gerichten, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr allein auf die selbstständige Kennzeichnungskraft des weiteren Bestandteils (der einer älteren Marke entspricht, die angeblich usurpiert worden ist) abzustellen, (nicht aber (auch) auf bestimmte Geschäftsbereiche wie es bei der Prägetheorie getan wird). Allerdings kann vor diesem Hintergrund auch der Prioritätslage vorrangige Bedeutung zugemessen werden.
Insbesondere bedeutet der EuGH-Entscheid, dass Inhaber von starken Marken oder Firmen nicht mehr so leicht ältere Zeichen usurpieren können.
Umgekehrt bedeutet diese Rechtsprechung auch eine Stärkung der eingliedrigen Wortmarken, während mehrgliedrige Zeichen, die teilweise ältere Marken umfassen, zukünftig eher zu vermeiden sind.
Die bisherige Rechtsprechung in der Schweiz ging vom Grundsatz aus, dass die vollständige und unveränderte Übernahme einer Marke in einer jüngeren Marke grundsätzlich eine (mittelbare) Verwechslungsgefahr begründet (so etwa RKGE in den Fällen Visa/Jet-Set Visa, Viva/Coop Viva und Joker/Swisscom Joker, Boss/Airboss), unabhängig davon, ob es sich beim hinzugefügten Zeichen um ein Phantasiezeichen oder einen Firmennamen handelt. Es gilt in der Schweiz somit die Regel, dass durch die Beifügung eines weiteren (eigenen) Kennzeichens zu einer älteren Marke (oder zu ihrem prägenden Bestandteil) kein gültiges neues Zeichen entstehen kann. Anders entscheiden die Schweizer Gerichte jedoch, wenn ein starkes Element zu einem schwachen Zeichen hinzugefügt wird. Analog der deutschen Prägetheorie genügt die Hinzufügung einer Firma bzw. eines starken Elements zur Ausräumung der Verwechslungsgefahr, wenn das übereinstimmende Zeichen schwach ist (Entscheid des Handelsgerichts Bern vom 12. Februar 2004, Onebox/Sunrise Onebox, wo die Hinzufügung der Firma Sunrise zur schwachen Marke ONEBOX genügte sowie BGE 4C.3/1999 vom 18. Januar 2000, Campus / Liberty Campus).
Die EuGH-Entscheidung auf die Schweiz darf nicht überschätzt werden, denn immerhin setzt sich der THOMSON-Entscheid einzig mit durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Marken auseinander. In diesem Zusammenhang ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass von Haus aus schwache Kennzeichen durch Benutzung an Kennzeichnungskraft zulegen können. Somit können Zeichen verwechselbar werden, die es im Zeitpunkt der Erstbenutzung nicht waren. Diese Früchte von erfolgreichen Marketingstrategien müssen demjenigen zukommen, der die Leistungen erbracht hat (so auch der deutsche BGH, der in seinem Urteil vom 13. März 2003 eine Verwechslungsgefahr zwischen CITY PLUS und D2-BestCityPlus bejahte).